▲로스차일드의 인스타그램 글
김용덕
그리고, 로스차일드는 NFT 판매를 중단하라는 에르메스 경고장의 요구를 따르지 않았다. 로스차일드가 NFT 판매를 중단하지 않자 에르메스는 상표권 침해, 상표 희석화 등을 이유로 로스차일드를 상대로 손해배상과 상표사용중지 등을 청구하는 소를 뉴욕법원에 제기하였다.
에르메스의 주장을 좀더 자세히 살펴보면, 우선 에르메스는 로스차일드가 메타버킨 NFT 상품의 판매 및 유통에 버킨 등록 상표명을 무단 도용한 결과, 대중에게 에르메스가 메타버킨 NFT를 출시했다는 혼동과 오해를 초래하여 에르메스가 구축해 온 브랜드 평판 및 소비자 신뢰에 돌이킬 수 없는 해를 끼쳤다고 주장하였다.
그리고, 에르메스는 자사의 반대에도 불구하고 로스차일드가 버킨 등록 상표와 버킨백 등록 트레이드드레스를 도용한 메타버큰 NFT를 만들어 상거래에 이용함으로써 마치 이 NFT 상품이 에르메스로부터 기인되어 당사의 후원을 받았거나 당사가 해당 NFT의 판매 승인을 했다는 잘못된 인상을 대중에게 남겼다고 주장하였다.
아울러, 에르메스는 이것이 뻔히 허위임을 알면서도 버킨의 유명 상표 이미지에 편승하려는 불순한 의도로 로스차일드가 메타버킨 NFT의 판매를 강행하여 소비자들을 호도한 것은 허위에 해당된다고 주장하였다. 실제로 메타버킨 NFT 판매 개시 직후 뉴욕 포스트는 에르메스가 메타버킨 NFT를 발행했다는 기사를 보도하였고, 일반인들이 에르메스가 NFT 출시에 관여했다고 오해했음을 드러내는 답글들을 로스차일드의 인스타그램과 트위터 계정에 다수 남긴 바 있다.
한편, 에르메스는 상표 가치 희석화도 같이 주장했다. 구체적으로, 에르메스가 수십 년간 전 세계를 무대로 활발한 광고 활동을 펼친 결과 버킨백에 부착된 버킨 상표를 접한 소비자들은 이를 오로지 에르메스가 디자인하고 제조한 상품이자 최고급 핸드백의 대명사로 인식하게 됐다고 설명했다.
이어 버킨 상표가 일반 상표들보다 높은 수준의 법적 보호가 미치는 유명 상표의 반열에 오르게 되어 로스차일드의 NFT 판매, 유통 및 마케팅하는 과정에서 에르메스의 허락 없이 메타버킨 명칭을 사용함으로써 그가 에르메스와 연관 있거나 후원을 받았다는 착각을 일으킬 위험을 높였다고 지적했다. 버킨 유명 상표 고유의 럭셔리 이미지에 편승함으로써 상표 가치가 희석되었다는 것이다.
이에 로스차일드는 에르메스의 청구는 기각되어야 한다는 취지의 서류를 법원에 제출하였다. 서류 내용에 따르면 로스차일드는 "모피로 더럽힌 버킨백을 묘사한 그의 예술작품과 그 타이틀인 MetaBirkins 사이에는 최소한의 예술적 연관성이 있고, 해당 작품을 MetaBirkins라고 하고 이를 자신의 웹사이트와 SNS 계정 이름으로 사용했지만 로스차일드 자신이 MetaBirkins를 만든 작가라고 명백히 밝혔었기 때문에 MetaBirkins가 에르메스와 관련이 있는 것처럼 일반인이 오해하도록 명백히 호도(explicitly misleading)하지 않았으며, 무형 콘텐츠의 출처에 대한 혼동은 상표법의 제제 대상이 아니다"는 주장을 하였다.
이는 Rogers v. Grimaldi 판례를 인용한 것이다. 이는 미국의 유명한 배우이자 댄서인 Ginger Rogers가 영화 제목 "Ginger and Fred"에 자신의 이름이 무단으로 사용된 것이 상표권 침해란 주장을 하며 영화 제작사를 상대로 제기한 소송과 관련된 판례이다. 판례에 따르면, 문제의 작품과 상표 사이에 예술적 연관성이 전혀 없거나 예술적 연관성이 있더라도 해당 작품의 출처를 명백히 호도하는 경우에는 상표권 침해가 성립된다고 보았다.
한편, 로스차일드는 상표 가치 희석화와 관련된 주장에 대해서 Rogers v. Grimaldi 판례에서 마련된 분석 기준을 적용할 시 로스차일드에게 보장되는 표현의 자유가 에르메스의 상표권보다 우선시된다고 주장했다. 때문에 특별히 소비자 보호 명분이 존재하지 않는 현 상황에서 에르메스의 상표 희석화 주장은 부당하고, 버킨백을 그린 예술 작품을 메타버킨이라고 부르는 것은 전혀 무관한 상품, 서비스에 대해 상표를 상업적으로 쓰는 것이 아니라 어떤 대상을 지시하는 용도로 쓰인 것이라고 재차 강조했다. 그러면서 이 같은 용법이 상표의 식별력을 한층 더 강화시킬 뿐 약화시키지 않아 상표 가치 희석화가 되지 않는다고 주장하였다.
에르메스는 로스차일드의 반박에 다시 반박하는 서류를 제출하였다. 에르메스는 해당 서류를 통해 상표 침해에 해당하지 않는다고 판단할 경우 메타버스라고 말하는 가상세계에서는 상표권 침해자들이 상표법의 적용을 받지 않게 되는 결과를 초래할 수 있다고 주장하였다.
한편, 법원은 로스차일드의 주장을 기각하고, 로스차일드의 MetaBirkins 작품과 MetaBirkins 상표 사이에 예술적 연관성이 없고, MetaBirkins의 사용은 수요자의 오인, 혼동을 초래하는 명백한 호도 행위라고 판단하였다.
이 사건은 아직 법원에 계류 중인 사건으로 향후 법원이 어떠한 판결을 내릴지 그 귀추가 주목된다.
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